贵单位2017年11月30日注册的41类27804279号“丝路协创”商标,今天最终出官方通知结果,一方面,商标局审查人员认为和丝路网近似;另一方面,10月31日和11月10日分别注册的丝路(已经驳回和咱们的结果一样都没有下来)和丝路堂(已经驳回和咱们的结果一样都没有下来),审查人员认为和咱们近似,如果贵单位进行驳回复审,此2个引证商标因权利无效,不构成近似障碍。
总之,商标局审查人员,认为“丝路协创”和“丝路网”近似,
目前需要贵单位做决定,要不要进行复审(类似上诉的行政非诉讼案件)

提示:驳回复审有时效性,贵单位需要10天内做出决定要不要进行驳回复审,否则丧失了最佳权利争取的机会。
(一)方案:
1,对 丝路网 商标提出行政非诉讼案件撤销三年不使用,(因为此案件是举证责任倒置,一般企业很难在这方面答辩成功,一旦这个商标障碍清除,咱们商标成功的最大障碍就消除,驳回复审百分百成功。)
2,撤销同时必须进行再次商标注册和 驳回复审,结合商标法、实施条例以及最新的审查标准和案件经验做最充分的复审理由。
3,这次驳回复审成功率有7成以上把握,时间9个月以上,必要的时需要诉讼。
4,这次给您报价6800元,主要是含撤三案件官费、驳回复审官费、再次注册的费用、整个案件期间产生运作成本以及我们的法务服务费和代理费(如果不需要撤销,可以直接驳回复审,费用4800元)。
(二)商标驳回复审方案思路:
一, 摆明立场:驳回商标的申请人对商标驳回的理由不服
二, 说明理由:
1,驳回商标是申请人独创,从构成要素角度突出其显著性,和引证商标截然不同;
2,驳回商标与引证商标,内在含义的不同;(对驳回商标与引证商标进一步分析,咱们这次的近似无非“文字近似”的问题)
3,驳回商标是作为企业重点使用商标,对于企业发展至关重要,请求商评委本着市场经济的法律精神予以通过。
4,驳回商标在使用的过程中产品销售和服务模式和相关受众完全不同与引证商标的不同,不会造成消费者的混淆。(提供相关的证据材料,荣誉资质之类)
5,此商标和自己 已经形成一一对应的关系,产生了很高的知名度。
三, 法律依据:根据个案的不同,提供适合本案例的相关法律依据。
四, 总结陈述:结合以上理由,根据相关法律条文,结合驳回复审的法律立意做总结性陈述,请求商标评审委员会依法核准驳回商标的注册申请。
附件:《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第一条人民法院在审理商标授权确权行政案件时,对于尚未大量投入使用的诉争商标,在审查判断商标近似和商品类似等授权确权条件及处理与在先商业标志冲突上,可依法适当从严掌握商标授权确权的标准,充分考虑消费者和同业经营者的利益,有效遏制不正当抢注行为,注重对于他人具有较高知名度和较强显著性的在先商标、企业名称等商业标志权益的保护,尽可能消除商业标志混淆的可能性;对于使用时间较长、已建立较高市场声誉和形成相关公众群体的诉争商标,应当准确把握商标法有关保护在先商业标志权益与维护市场秩序相协调的立法精神,充分尊重相关公众已在客观上将相关商业标志区别开来的市场实际,注重维护已经形成和稳定的市场秩序。
《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款规定:商标法第五十二条第(一)项规定的商标近似,是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较,其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色,或者其各要素组合后的整体结构相似,或者其立体形态、颜色组合近似,易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的关系。
《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十条人民法院依据商标法第五十二条第一款的规定,认定商标相同或者近似按照以下原则进行:
(一)以相关公众的一般注意力为标准;
(二)既要进行对商标的整体对比,又要进行对商标主要部分的对比,对比应当在比对对象隔离的状态下分别进行;
(三)判断商标是否近似,应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。
(二)如何在驳回复审中应对商标局的相对驳回理由
商标局的相对驳回理由所依据的是《商标法》第30、31条的规定。概括来讲,如果申请商标与他人在先的引证商标(包括已注册的商标、初步审定公告的商标和注册申请中的商标)构成相同或类似商品上的相同或近似商标的话,则申请商标会被商标局驳回。
在涉及相对驳回理由的驳回复审中,商标注册申请人向商标评审委员会提出的复审理由通常亦包括直接论证部分和间接论证部分。
1. 直接论证部分
如何论证申请商标与他人在先的引证商标并不构成相同或类似商品上的相同或近似商标,是驳回复审成功的关键所在。从逻辑上讲,只要下列任一条件成立,商标注册申请人亟需得出的“申请商标与他人在先的引证商标并不构成相同或类似商品上的相同或近似商标”的结论即可成立:
(1)申请商标所指定的商品与他人在先的引证商标所指定的商品并不构成相同或类似商品
从制度设置上而言,商标评审委员会的商标驳回复审程序是商标局的商标注册申请审查程序的延续,两者均立足于商标注册审查的标准统一性和效率,因此,在商标局的注册申请审查程序和商标评审委员会的驳回复审程序中,对于申请商标与引证商标两者所指定的商品是否构成相同或类似商品的判定往往严格遵循商标局最新颁布的《类似商品和服务区分表》对于商品类似关系的划分,鲜有突破《类似商品和服务区分表》的做法。因此,如果商标局是严格遵循《类似商品和服务区分表》而驳回商标注册申请的话,商标注册申请人往往很难成功论证“申请商标所指定的商品与他人在先的引证商标所指定的商品并不构成相同或类似商品”。
但是,商标评审委员会在近几年的商标不予注册复审(原商标异议复审)和商标无效宣告(原商标争议)案中突破《类似商品和服务区分表》对于商品类似关系的划分的做法越来越多。原因在于,商标不予注册复审、商标无效宣告与商标驳回复审相比,各自承载了不同的制度功能和价值取向:商标驳回复审更加注重商标注册审查标准的统一性和效率,而商标不予注册复审、商标无效宣告更加注重保护特定民事权益、强调个案特殊性、更多地考虑案件的实际情况(如主张权利商标的使用情况、知名度、显著性,被异议商标/争议商标申请注册的主观恶意等)。
在实务中存在这样一种情况:申请商标和/或引证商标所指定的商品并非是《类似商品和服务区分表》中的规范商品名称。在此情况下,商标注册申请人就不应受限于商标局对该非规范商品名称所划分的类别和类似群组,而应当从相关公众的一般认识出发,对申请商标与引证商标两者所指定的商品的功能、用途、生产部门、销售渠道、消费群体等诸多方面进行逐一分析比对,找出差异点,最终得出申请商标与引证商标两者所指定的商品并不构成类似商品的结论。
(2)申请商标与他人在先的引证商标并不构成相同或近似商标
商标注册申请人可以将申请商标与引证商标相比较,从两者文字的字形、读音、含义上的差异,或者从两者图形的构图及颜色上的差异,或者其各要素组合后的整体结构上的差异,去论证申请商标与引证商标并不构成相同或近似商标。
在论述申请商标与引证商标存在上述差异而不构成相同或近似商标时,应当结合《商标审查及审理标准》中所给出的各项商标近似审查原则及其例外情形。如果申请人能够将申请商标的情形归因于这些审查原则的例外情形,则有望推翻商标局对于商标近似的认定,从而赢得驳回复审。
2. 间接论证部分
在完成了直接论证部分后,倘若商标注册申请人可以进一步举证证明如下事实,则可起到补强直接论证部分的效果,从一定程度上影响商标评审委员会审查员的自由心证,从而使案件审理朝有利方向发展:
(1)申请商标与引证商标在市场上长期共存在中国或外国市场上,申请商标与引证商标在客观上已长期共存,能够起到区分各自商品来源的作用,相关公众并未因申请商标与引证商标的共存而对商品的来源产生混淆和误认。
(2)存在有利的在先审查例在商标局或任何外国商标行政机关的审查实践中,存在与本案情况相似的在先审查例,在这些审查例中,在相同或类似商品上彼此共存的两注册商标之间的差别与申请商标和引证商标之间的差别性质相同。
例如:被驳回的申请商标的构成形式是“中文A”,而引证商标的构成形式是“中文B+中文A”,则性质相同的中国在先审查例将会成为申请商标核准注册的重要参考。
(3)申请商标使用时间较长、已建立较高市场声誉和形成相关公众群体
《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第1条规定,“对于使用时间较长、已建立较高市场声誉和形成相关公众群体的诉争商标,应当准确把握商标法有关保护在先商业标志权益与维护市场秩序相协调的立法精神,充分尊重相关公众已在客观上将相关商业标志区别开来的市场实际,注重维护已经形成和稳定的市场秩序。”
因此,如果申请商标存在使用时间较长、已建立较高市场声誉和形成相关公众群体的事实情况,商标注册申请人应当在驳回复审中向商标评审委员会举证证明该事实,以争取申请商标的核准注册。商标注册申请人可以参照驰名商标的证据要求收集用以证明前述事实的证据。
二、通过采取驳回复审以外的辅助措施应对商标注册申请的驳回
当商标局以相对驳回理由驳回商标注册申请时,除了向商标评审委员会提出驳回复审申请外,商标注册申请人还可根据不同情况采取以下一种或多种辅助措施,以消除引证商标所形成的在先权利障碍,达到获得核准注册的最终目的。
(三)驳回复审需要准备的证据材料
申请人驳回复审申请材料提交后1个月内提供即可
一,申请商标的创意以及来源
1. 商标名称设计的思路、设计过程和寓意说明,是否为独创,是否与自己或企业有某种关联性;品牌的产生、发展的历史介绍;商标设计的样稿和委托设计合同、收据发票等
二,企业的简介概况
2. 企业简介(企业创立时间、创立背景、发展沿革),着重介绍企业的规模(有分支机构提供一下分公司的执照副本照片),经营范围,组织架构、销售渠道,该商标在企业中的实际使用情况,该商标在企业文化及经营中所占的地位;提供出一些资质认证、奖项资料;产品质量执行标准和质量体系认证、质量检验证书。
三,证明该商标使用持续时间的有关材料
3. 最先从什么时候开始使用该商标的,使用的范围,持续使用的时间,对该商标进行过哪些宣传和推广的情况。,
提供相关证据材料:
1)该品牌产品或服务的企业年销售额。(提供出公司年销售报表等能证明销售额的统计资料)
2)商品或服务交易的出货单,能反映出商标早期使用的日期。
3)销售产品或服务内容产品原件或复印件,能反映出企业信息和使用的日期。
4)使用该商标参加各种大型交易会,博览会的证明资料,(图片资料或加盖相关部门公章的材料)
5)能反映出商标使用的商品或服务交易合作或销售合同等书面证据。
6)公司的销售渠道,营业地。(以什么形式经营产品,全国范围内的专卖店或专柜或分公司的数量和分布地域情况)
7)电视、媒体广告宣传,媒体报道或图片广告,大中城市繁华街道广告牌宣传等。(广告宣传合同书,广告宣传的费用发票或收据复印件。)
8)其他能反映出该商标使用情况和影响力的事实证据
如,各领导视察企业的图片,新闻报道以及留下的指导性文件。
9)贵公司参加赞助、捐赠七其他社会福利事业、公益事业活动的图片以及相关新闻报道
10)企业获得荣誉证书
(四)驳回复审中提供使用证据分析(供参考)
申请人可不看
似乎在所有驳回复审中,商标使用证据都会有助于提高复审的成功率。标视界认为实则不然,商标使用证据能否有助于提高复审的成功率,需要根据不同的驳回原因来具体分析。
商标被驳回主要分为三种原因,
一是违反绝对禁用条款(即《商标法》第10条商标标识本身损害了社会公共利益,违反社会公共秩序,影响社会善良风俗,有损国家尊严、民族团结、宗教信仰等);
二是违反绝对禁注条款(也叫缺乏显著性条款,即《商标法》第11条商标标识本身表达或描述某类商品名称、用途、功能等特点,相关公众无法以此识别不同的提供者,同时也会造成其它经营主体无法使用该标志);
三是与在先商标构成相同近似(在相同或类似商品上存在有在先注册或在先申请的商标)。
若商标是因违反绝对禁用条款被驳,根据《商标法》规定这类商标是不能使用的,那么提供使用证据应该对驳回复审中审查员的判断并无任何作用。
但在实践中,商标因绝对禁用条款被驳,大多数情况是因为这个商标可能违反禁用条款,那这种可能违反禁用条款的商标,能否通过实际使用来解除或者降低这种可能性呢?
标视界认为答案是肯定的,商标局审查认为违反绝对禁用条款,毕竟是一种主观判断,当事人完全可以通过商标的实际使用情况来让审查员进行二次判断。当然,这种判断的逻辑在法理上似乎难以成立,因为商标是否使用,与商标本身是否违反绝对禁用条款并无任何关系,但需要注意到这一场景下,商评委的二次判断依然是主观的,如果一件商标在“可能违反禁用条款”或“可能未违反禁用条款”的情况下有大量使用,并且在实际中与申请人建立了非常强的指向性,已经形成了一定市场规模,这一情形下审查员则更有可能认为这件商标“可能未违反禁用条款”。
同时需要注意的是,这种使用应该建立在按照通常的认知,这件商标并未明显违反禁用条款的基础之上。否则,针对那些明显违反禁用条款的商标,如果法律和规则还允许其通过使用降低甚至消除违反禁用条款的可能性,则显得明显不符合逻辑了。
详细理由分析:
若商标是因违反绝对禁注条款,即因缺乏显著性被驳回的。
这种情况下商标实际使用证据将起到非常关键的作用。原因在于《商标法》第11条的但书条款,即“前款所列标志经过使用取得显著特征,并便于识别的,可以作为商标注册。”商标显著性的获得,通常有两种形式,一是商标固有的显著性,二是商标通过使用获得显著性。要判断商标是否通过使用获得了显著性,主要应考虑该标志是否经过实际使用,使之与使用主体之间建立起唯一、稳定的对应关系,从而使得相关公众能够通过该标识区分商品服务的来源;与此同时,还需要考虑如果允许该商标获得注册,是否会对同业经营者造成损害。按道理说,缺乏显著性的标识只是不能注册,使用并不存在问题,一旦该标识通过实际使用获得了显著性,则可以得到相应的注册和保护。在现实中,我们遇到的大多数情况是因为这个商标可能缺乏显著性,而商标实际使用证据,正好能够解除或者降低这种可能性。因此,商标实际使用证据可能将在此类案件中起到决定性的关键作用。
若商标是因为相同近似条款驳回的,提供商标实际使用证据能起到什么作用呢?
首先,我们需要明确的是,商标局之所以要以相同近似条款驳回申请的商标,原因在于避免该申请的商标与在先商标构成近似进而可能产生混淆。因此,消除或者降低混淆可能性,则是这种驳回复审应解决的核心问题。
在这种情况下是否要提供驳回商标的实际使用证据,标视界认为需要结合商标近似程度来进行判断——商标标识本身的近似程度越高,因商标实际使用来降低混淆可能性的程度则越低。
因此,如果驳回商标与在先商标完全相同或者高度近似,驳回商标实际使用的证据几乎不可能改变构成混淆的可能性,在此情况下是否提供商标使用证据并不能对复审案件的成败起到关键作用;
如果商标只是在一定程度上近似,提供商标实际使用证据,则可能直接影响审查人员对于商标近似与否的判断,其原理在于,商标可以通过使用来获得与实际使用人的指向性,这种指向性越强,该商标与在先商标构成混淆的可能性就越低,当然,这种使用是建立在并不侵犯在先商标权的前提之下的。
与在先商标构成混淆的可能性就越低,当然,这种使用是建立在并不侵犯在先商标权的前提之下的。


